ПОСТАНОВА Касаційний цивільний суд ВС у справі № 755/10113/24

Описова частина

У червні 2024 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА-ТРЕЙД» (далі - ТОВ «НІКА-ТРЕЙД»), Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОЛАЙФ 2016» (далі - ТОВ «АВТОЛАЙФ 2016»), третя особа - ОСОБА_2 , про визнання частково недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та припинення порушення прав інтелектуальної власності.

Свої вимоги обґрунтовував тим, що відповідно до свідоцтва України від 10 травня 2018 року № НОМЕР_1 , виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, він ( ОСОБА_1 ) разом із ОСОБА_2 набули права власності на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» використовував торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 .

13 квітня 2021 року ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» подало до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (правонаступник ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій») заявку № m202108667 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» для 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 17 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. Додатковими угодами № № 2 та 4 до контракту від 11 листопада 2020 року № 112020 ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» повідомило свого імпортера про здійснення перейменування (ребрендингу) торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» на «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Вважає, що такий ребрендинг відбувся у зв`язку з закінченням строку ліцензійного договору від 01 червня 2018 року, укладеного між ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» та ОСОБА_2 про використання знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 та бажанням відповідача продовжувати використовувати впізнаваність цього позначення шляхом реєстрації подібної торговельної марки.

Подаючи вказану заявку, заявник розумів, що «ІНФОРМАЦІЯ_2» є складовою назви цієї торговельної марки, що буде сприйматися пересічним споживачем, як товар того ж самого виробника, що виробляє «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 .

15 листопада 2021 року ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» уклало ще один контракт по імпорту товарів 4 класу МКТП, маркованих позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Договором від 22 листопада 2021 року про передачу прав на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг за заявкою від 13 квітня 2021 року № m202108667 ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» передало право на отримання свідоцтва на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» ТОВ «АВТОЛАЙФ 2016». Директором обох цих товариств є одна й та сама особа, вони зареєстровані за однією адресою та займаються подібними видами господарської діяльності. Крім цього, директор та засновники цих товариств є фігурантами кримінальних проваджень, в тому числі щодо підроблення офіційних документів з метою реалізації власної продукції під видом чужої торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Вважає, що знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом № НОМЕР_2 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є подібним до ступеню змішування з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 , яка належить йому на праві співвласності, що було встановлено висновком експерта від 20 квітня 2023 року № 980/04/2023.

Не маючи права на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 , відповідачі реалізують товари, марковані «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом № НОМЕР_2 , та отримують від цього дохід, можуть здійснювати реалізацію під знаком «ІНФОРМАЦІЯ_3» товарів неналежної якості, що може завдати репутаційних втрат для торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 .

За результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 20 квітня 2023 року №980/04/2023: позначення «pro ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявкою про реєстрацію знаку для товарів і послуг № НОМЕР_3 (рішення про реєстрацію від 27 жовтня 2022 року), відносно всіх товарів 01, 02, 03, 04, 17 класів МКТП, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року; позначення «pro ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявкою про реєстрацію знаку для товарів і послуг № НОМЕР_4 (рішення про реєстрацію від 27 жовтня 2022 року) відносно товарів 01, 02, 03, 04, 17 класів МКТП є таким, шо може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Посилаючись на те, що реєстрація знаку «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом № НОМЕР_2 є порушенням його (позивача) прав інтелектуальної власності, просив суд:

визнати частково недійсним свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» від 12 квітня 2023 року для усіх зазначених у ньому товарів і послуг, які внесені до 01, 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків;

зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» від 12 квітня 2023 року для усіх зазначених у ньому товарів і послуг, які внесені до 01, 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, про що здійснити відповідні публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

заборонити ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» будь-яке використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України від 12 квітня 2023 року № НОМЕР_2 для товарів і послуг, внесених до 01, 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі імпорт товарів, маркованих цим позначенням;

заборонити ТОВ «АВТОЛАЙФ 2016» будь-яке використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України від 12 квітня 2023 року № НОМЕР_2 для товарів і послуг, внесених до 01, 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі імпорт товарів, маркованих цим позначенням.

Рішенням Дніпровського районного суду міста Києва від 19 травня 2025 року у задоволенні позову відмовлено.

Суд першої інстанції виходив із того, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» мають різні оригінальні графічні елементи та різну стилістику виконання, що в першу чергу впливає на загальне враження, яке передається цими позначеннями, що є важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, а не аналізує окремі слова. Суд зазначив, що сама лише часткова фонетична схожість цих позначень не свідчить про те, що знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 та знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом № НОМЕР_2 є схожими настільки, що їх можна сплутати, та сприйняття останнього може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Суд дійшов висновку про відсутність визначених статтею 19 Закону № 3689-XII підстав для визнання частково недійсним свідоцтва України на торговельну марку від 12 квітня 2023 року № НОМЕР_2 , а також для задоволення решти вимог позивача, які є похідними від цієї вимоги.

Постановою Київського апеляційного суду від 26 листопада 2025 року, за наслідками розгляду апеляційної скарги представника ОСОБА_1 - адвоката Панченка М. В., рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 19 травня 2025 року залишено без змін.

Апеляційний суд погодився з судовим рішенням суду першої інстанції як таким, що ухвалене з додержанням норм матеріального та процесуального права, вважав його законним та обґрунтованим і не вбачав підстав для його скасування.

28 грудня 2025 року представник ОСОБА_1 - адвокат Панченко М. В. звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на неправильне застосування судами обох інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати оскаржувані судові рішення та ухвалити нове судове рішення, яким задовольнити позов у повному обсязі.

Підставою касаційного оскарження судових рішень заявник зазначає неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, а саме суд застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 20 вересня 2023 року у справі № 750/13341/19, від 02 липня 2025 року у справі № 757/30813/20-ц, від 19 серпня 2021 року у справі № 910/570/16, від 24 жовтня 2024 року у справі № 910/14228/21 (пункт 1 частини другої статті 389 ЦПК України).

Крім того, зазначає, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах (пункт 3 частини другої статті 389 ЦПК України).

Також касаційна скарга містить посилання на порушення судами норм процесуального права, а саме суд не дослідив зібрані у справі докази (пункт 4 частини другої статті 389, пункт 1 частини третьої статті 411 ЦПК України).

Аргументи учасників справи

Касаційна скарга аргументована тим, що суди неповно дослідили обставини справи, не надали їм належної правової оцінки та дійшли помилкових висновків при вирішенні спору.

Заявник зазначає, що суди попередніх інстанцій необґрунтовано, не дослідивши усі докази та не врахувавши всіх обставин справи, перебравши на себе непритаманні суду функції експерта, дійшли хибного висновку про несхожість спірних торговельних марок та безпідставно не застосували положення законодавства, що передбачають право вимагати скасування реєстрації схожої торговельної марки та заборони її використання.

Суди попередніх інстанцій залишили поза межами правової оцінки недобросовісну поведінку відповідача, його обізнаність щодо прав позивача, а також причинно-наслідковий зв`язок між тривалим незаконним використанням торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» та подальшою реєстрацією похідної торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Суди обох інстанцій належним чином не дослідили додаткові угоди № № 2 та 4 до контракту № 112020 (додатки 5, 6 позову), укладені між ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» та іноземними контрагентами, в яких чітко зазначено про здійснення ТОВ «НІКА- ТРЕЙД» перейменування (ребрендипгу) торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» на «ІНФОРМАЦІЯ_3», не про створення нової торговельної марки, а саме про перейменування попередньої. Тобто, ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» після кількох років використання ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» за недійсним ліцензійним договором, у додаткових угодах № № 2 та 4 до контракту № 112020, який первісно стосувався поставки товарів 1 та 4 класу МКТП ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2», самостійно зазначило про здійснене ним перейменування торговельної марки з «ІНФОРМАЦІЯ_2» на «ІНФОРМАЦІЯ_3», що свідчить про причинно-наслідковий зв`язок між використанням ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» у минулому та реєстрацією нового знаку «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Суди проігнорували обставини, які передували поданню відповідачем ТОВ «НІКА- ТРЕЙД» заявки та безпосередній реєстрації торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом № НОМЕР_2 . Протягом декількох років до моменту реєстрації торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом НОМЕР_5 ТОВ «НІКА- ТРЕЙД» використовувало позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 , що належить на праві співвласності позивачу для товарів 1 та 4 класів МКТП (автомобільних мастил, змащувальних матеріалів тощо). Використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 здійснювалось без згоди позивача.

Відповідачі, створюючи нову торговельну марку, навмисно графічно виділили домінуючу словесну частину «ІНФОРМАЦІЯ_2» у позначені «ІНФОРМАЦІЯ_3» та з таким же нахилом як у ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2», аби у споживачів виникала асоціація з ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2», яку раніше незаконно розповсюджували.

Представник ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» - адвокат Поліщук Н. В. та представник ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» та ТОВ «АВТОЛАЙФ 2016» - адвокат Школяр А. В. подали до Верховного Суду відзиви, в яких просять касаційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін як такі, що ухвалені з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Представник ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» зазначає, що за результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m202108667 Укрпатент надав висновок від 26 жовтня 2022 року про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг класів МКТП. На підставі цього висновку за результатами кваліфікаційної експертизи 27 жовтня 2022 року Укрпатентом прийнято рішення № 191077/ЗМ/22 про реєстрацію торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» за заявкою № m202108667 відносно заявленого переліку товарів 01, 02, 03, 04, 07, 11, 12, 17 класів МКТП та видано свідоцтво України № НОМЕР_2 на торговельну марку. Отже, експертиза заявки №m202108667 та видача свідоцтва України № НОМЕР_2 на торговельну марку проведена з дотриманням вимог законодавства України щодо процедури проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Представник ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» та ТОВ «АВТОЛАЙФ 2016» вказує, що, здійснюючи порівняльний аналіз товарів 07, 11, 12, 17 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_2, з товарами 01, 02, 03, 04 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , встановлено, що вони відносяться до різних родових та видових груп, виготовлені з різних матеріалів за принципово різними технологіями, мають різні технічні характеристики та призначення і, у більшості випадків, мають різне коло споживачів та канали збуту.

Ухвалою Верховного Суду від 15 січня 2026 року поновлено ОСОБА_1 строк на касаційне оскарження рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 19 травня 2025 року та постанови Київського апеляційного суду від 26 листопада 2025 року.

Відкрито касаційне провадження у даній справі.

Витребувано з Дніпровського районного суду міста Києва цивільну справу № 755/10113/24 за позовом ОСОБА_1 до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА-ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОЛАЙФ 2016», третя особа - ОСОБА_2 , про визнання частково недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та припинення порушення прав інтелектуальної власності.

Матеріали справи № 755/10113/24 надійшли до Верховного Суду.

Ухвалою Верховного Суду від 07 травня 2026 року справу № 755/10113/24 призначено до судового розгляду.

Обставини справи, встановлені судами попередніх інстанцій

Суди встановили, що на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_3 та ОСОБА_1 є власниками торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» для товарів і послуг, віднесених до 01, 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

13 квітня 2021 року ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» подало заявку № m202108667 на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» для отримання свідоцтва на торговельну марку для товарів 01, 02, 03, 04, 07, 11, 12, 17 класів МКТП.

03 грудня 2021 року до матеріалів заявки поданий договір, укладений між ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» та ТОВ «АВТОЛАЙФ 2016» 13 квітня 2021 року, про передачу права на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг за заявкою № НОМЕР_3 , у зв`язку із чим заявником вважався ТОВ «АВТОЛАЙФ 2016».

За результатами кваліфікаційної експертизи заявки № m202108667, проведеної експертом Укрпатенту, згідно зі статтею 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони відносно всього переліку товарів і послуг та складено висновок від 26 жовтня 2022 року про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи.

За результатами розгляду заявки №m202108667 Укрпатент прийняло рішення №191077/ЗМ/22 про реєстрацію торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» відносно заявленого переліку товарів 01, 02, 03, 04, 07, 11, 12, 17 класів МКТП та 12 квітня 2023 року ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» видала свідоцтво України № НОМЕР_2 на зазначену торговельну марку.

Мотивувальна частина

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 ЦПК України).

В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження (частина восьма статті 394 ЦПК України).

Підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках: якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу (пункт четвертий частини другої статті 389 ЦПК України).

Підставою касаційного оскарження судових рішень судів першої та апеляційної інстанції заявник зазначає неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, а саме суд застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 20 вересня 2023 року у справі № 750/13341/19, від 02 липня 2025 року у справі № 757/30813/20-ц, від 19 серпня 2021 року у справі № 910/570/16, від 24 жовтня 2024 року у справі № 910/14228/21 (пункт 1 частини другої статті 389 ЦПК України); відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах (пункт 3 частини другої статті 389 ЦПК України); порушення судами норм процесуального права, а саме суд не дослідив зібрані у справі докази (пункт 4 частини другої статті 389, пункт 1 частини третьої статті 411 ЦПК України).

Касаційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно зі статтею 422 ЦК України право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За змістом частини першої статті 424 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до частин другої та третьої статті 425 ЦК України майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у випадках, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Згідно із частиною першою статті 427 ЦК України майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

За статтею 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до статті 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Згідно зі статтею 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

За статтею 496 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Відповідно до частин першої та другої статті 497 ЦК України чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв`язку з перетворенням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

У справі, яка переглядається, суди попередніх інстанцій установили, що 27 жовтня 2022 року Укрпатентом (правонаступником є УКРНОІВІ) прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m202108667. Заперечення позивача проти реєстрації знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за заявкою № m202108667 подані до УКРНОІВІ вже після прийняття рішення про реєстрацію торговельної марки, з пропуском визначеного Законом № 3689-XII строку.

Звертаючись із цим позовом до суду, позивач посилався на те, що знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 та знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом № НОМЕР_2 стосуються товарів та послуг, віднесених до 1, 4 класів МКТП, мінімально змінивши позначення (вигляд) знаку для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 , відповідачі використовують репутацію та впізнаваність цієї торговельної марки для активного продажу власних товарів, «ІНФОРМАЦІЯ_2» є складовою назви «ІНФОРМАЦІЯ_3», що буде сприйматися пересічним споживачем, як товар того ж самого виробника, що виробляє «ІНФОРМАЦІЯ_2». Вважав, реєстрація знаку «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом № НОМЕР_2 є порушенням прав інтелектуальної власності позивача, яке дозволить і в подальшому здійснювати незаконну діяльність.

Суд першої інстанції, відмовляючи у задоволенні позовних вимог, виходив із відсутності визначених статтею 19 Закону України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689-XII) підстав для визнання частково недійсним свідоцтва України на торговельну марку від 12 квітня 2023 року № НОМЕР_2 , а також для задоволення решти вимог, які є похідними від цієї вимоги.

Апеляційний суд, залишаючи без змін рішення суду першої інстанції, погодився з його висновком про те, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» мають різні оригінальні графічні елементи та різну стилістику виконання, що в першу чергу впливає на загальне враження, яке передається цими позначеннями, що є важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, а не аналізує окремі слова. Таким чином, сама лише часткова фонетична схожість цих позначень не свідчить про те, що знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 та знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом № НОМЕР_2 є схожими настільки, що їх можна сплутати, та сприйняття останнього може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Апеляційний суд, у свою чергу, також зазначив, що наведені позивачем у позовній заяві обставини щодо того, що торговельна марка відповідача є схожою настільки, що її можна сплутати із зареєстрованою на ім`я позивача, спростовані відповідачем. Щодо можливості введення в оману, то при відсутності встановлених обставин схожості знаків для товарів і послуг, власником якого є позивач з торгівельною маркою власником якої є відповідачі, настільки, що їх можна сплутати, немає небезпеки введення споживача в оману відносно особи позивача, як виробника схожих товарів та послуг.

Верховний Суд не може у повній мірі погодитися з висновками апеляційного суду, з огляду на таке.

Згідно з пунктом 1 статті 16 Закону № 3689-XII права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Таким чином, відповідність знака умовам правової охорони має розглядатися виходячи з дати подання відповідної заявки.

Відповідно до абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, що виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону № 3689-XII свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Вимоги до заявки, правила подання та процедура розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг визначені Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 1995 року за № 276/812 (далі - Правила).

У пункті 4.3.2.1 Правил зазначено, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону (прим. Закон № 3689-XII) не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Пунктом 4.3.1.9 Правил передбачено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених, зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів. Коло споживачів.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Пунктом 10.7.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07 квітня 2014 року № 91 (із змінами, внесеними наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 22 січня 2016 року № 08), визначено, що узагальнюючи такі поняття, як «неправда» (брехня), «омана», «судження», можна визначити, що оманливі позначення (знаки) - це позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом, вони не потребують доказів або пояснень.

Позначення, що може ввести в оману споживачів, - це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Таким чином, підстава стосовно оманливості або можливості введення в оману стосується лише: виду, властивостей, характеру або якості товарів або послуг; географічного походження товарів або послуг; виробника товарів або надавача послуг.

Підстава для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг, передбачена абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII, належать до «абсолютних» підстав для відмови, спрямованих на захист публічного (суспільного) інтересу, а не приватних прав та інтересів третіх осіб.

«Абсолютні» підстави для відмови в наданні правової охорони дозволяють без зіставлення з іншими об`єктами оцінити сутність заявленого на реєстрацію позначення, його здатність виконувати функції торговельної марки, зокрема основну функцію - розрізняльну. «Відносні» підстави для відмови дають відповідь на питання, чи не буде заявлене позначення у разі його реєстрації порушувати права та інтереси третіх осіб на інші об`єкти, зокрема, на знаки для товарів і послуг, які вже охороняються. «Абсолютні» підстави містяться у пунктах 1, 2, а «відносні» - у пунктах 3, 4 статті 6 Закону № 3689-XII.

Згідно з абзацом третім пункту третього статті 6 Закону № 3689-XII (в редакції, яка діяла станом на час подання заявок) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

При зверненні з цим позовом позивач, серед іншого присилався на те, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» від 12 квітня 2023 року є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 10 травня 2018 року № НОМЕР_1 , а також указував, що вони є семантично, фонетично схожими, в тому числі через тотожність закладених і них понять, ідей, з якими вони асоціюються у споживача.

На підтвердження визначених законом підстав для визнання частково недійсним свідоцтва України на торговельну марку від 12 квітня 2023 року № НОМЕР_2 позивач надав суду висновок експерта від 20 квітня 2023 року, складений судовим експертом Експертно-дослідної служби України Петренком С.А.

Експерт, досліджуючи ступінь схожості порівнюваних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом НОМЕР_6 та «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом № НОМЕР_2 , за фонетичною схожістю встановив, що порівнювані словесні позначення та торговельна марка мають у своєму складі однакові словесні морфеми [ф`ю] [жн] / [ф`ю] [жен] і таким чином, є схожими за звучанням. Отже, позначення «pro ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявкою №m202108667 та знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 є схожими за звуковими (фонетичними) ознаками; щодо семантичної схожості встановив, що позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заявкою № НОМЕР_3 та торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , є семантично схожими, через подібність закладених у позначення та торговельну марку понять, ідей; щодо графічної схожості встановив, що позначення «pro ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявкою № m202108667 та знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 не є тотожними або схожими за графічними ознаками.

В постанові Верховного Суду від 03 липня 2019 року у справі № 727/6606/16, зазначено, що відповідно до статті 102 ЦПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Згідно з частиною другою статті 113 ЦПК України, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

В постанові Верховного Суду від 12 лютого 2020 року у справі № 523/2420/16-ц, вказано, що згідно з частинами першою, п`ятою та шостою статті 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права і обов`язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду. Можливість складання висновку за зверненням учасника справи передбачена з 15 грудня 2017 року - дати набрання чинності відповідними змінами до ЦПК України.

Статтею 110 ЦПК України передбачено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні

Суд першої інстанції не погодився з висновками експерта та наведені у ньому твердження про те, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» є фантазійною, вигаданою лексичною одиницею, а торговельні марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» є семантично схожими через подібність закладених у позначення та торговельну марку понять, визнав безпідставними, дійшовши висновку, що слова ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3, як відповідно і позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» мають самостійне та різне смислове значення.

Апеляційний суд погодився з таким висновком, пославшись на те, що загальне зорове (візуальне) сприйняття спірних знаків абсолютно різне, порівнювані знаки не мають графічної схожості, в тому числі з огляду на те, що торгівельна марка позивача не має словесного позначення, яке є домінуючим елементом в торгівельній марці відповідача.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

У разі наявності сумніву у висновку експерта, норми ЦПК України передбачають певний процесуальний алгоритм дій.

Так, згідно з частиною п`ятою статті 102 ЦПК України суд може як за заявою учасника справи, так і з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. Крім того, якщо висновок експерта є неясним, то суд як за клопотанням учасника справи, так і з власної ініціативи може призначити іншу експертизу (додаткову, повторну), що передбачено статтями 103, 113 ЦПК України. Цим самим забезпечується виконання судом завдання цивільного судочинства (стаття 2 ЦПК України).

Відповідно до статті 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, роз`яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або не вчинення процесуальної дії, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Отже суд зобов`язаний забезпечити (організувати) дійсно змагальний процес, тобто створити особам, які беруть участь у справі, всі умови для реалізації ними своїх процесуальних прав і виконання покладених на них процесуальних обов`язків.

Апеляційний суд, залишаючи без змін рішення місцевого суду, не звернув увагу на те, що суд, не погодившись із експертним заключенням, зробив, не маючи відповідних знань, самостійні висновки про те, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» мають різні оригінальні графічні елементи та різну стилістику виконання, а сама лише часткова фонетична схожість цих позначень не свідчить про те, що знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом НОМЕР_6 та знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом № НОМЕР_2 є схожими настільки, що їх можна сплутати, та сприйняття останнього може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Також, пославшись на те, що наведені позивачем у позовній заяві обставини щодо того, що торговельна марка відповідача є схожою настільки, що її можна сплутати із зареєстрованою на ім`я позивача, спростовані відповідачем, апеляційний суд не аргументував, якими доказами, окрім самих пояснень, відповідач ТОВ «Ніка-Трейд» спростував доводи ОСОБА_1 про те, що знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом № НОМЕР_2 є подібним до ступеню змішування з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 , яка належить йому на праві співвласності.

Суд касаційної інстанції не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були враховані в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

З огляду на те, що внаслідок неналежного дослідження та оцінки зібраних доказів апеляційним судом не встановлені фактичні обставини, які мають значення для правильного вирішення справи, ухвалене ним судове рішення не може вважатися законним і обґрунтованим, а тому підлягає скасуванню з передачею справи на новий апеляційний розгляд.

Щодо судових витрат

Відповідно до частини тринадцятої статті 141 ЦПК України якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Оскільки розгляд справи не закінчено, питання про розподіл судових витрат не вирішується.

Керуючись статтями 400, 409, 411, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду,